Écrit par Tayler Meagher and Ted Yoo
Il est courant que les accords de licence de brevet et les accords de règlement incluent des clauses dites de « non-contestation », dans lesquelles les parties conviennent de ne pas contester la validité du brevet de l’autre. Toutefois, le caractère exécutoire de ces clauses a été remis en question.
Dans Loops LLC v Maxill Inc., 2020 ONSC 5438, la Cour supérieure de l’Ontario a appliqué une clause de non-contestation dans une entente de règlement canadienne, face à un litige en cours aux États-Unis. La Cour a accordé une injonction interdisant à Maxill Inc. (Maxill Canada) de attaquer la validité du brevet de Loops L.L.C. et de Loops Flexbrush L.L.C. (Loops) dans le cadre d’instances aux États-Unis.
Comme nous le demandons plus loin, cette décision établit un nouveau précédent pour la validité des clauses de non-contestation, affirmant que les tribunaux canadiens sont susceptibles d’appliquer ces clauses lorsqu’elles sont claires et sans ambiguïté.
Historique de la procédure
En 2012, Loops a intenté une action contre Maxill Canada, alléguant que Maxill Canada avait contrefait son brevet en vendant et en distribuant la brosse à dents Supermaxx.
En 2014, les parties ont finalisé une entente de règlement en cours de laquelle Maxill Canada a convenu de ne pas importer, exporter, fabriquer, faire fabriquer, vendre ou mettre en vente la brosse à dents Supermaxx partout dans le monde. L’entente de règlement contenait également une clause de non-contestation, qui empêchait Maxill Canada de contester directement ou indirectement la validité du brevet de Loops aux États-Unis.
Malgré l’entente de règlement, Maxill Canada a continué de vendre la brosse à dents Supermaxx. De 2015 à 2017, Loops a intenté deux actions contre Maxill Canada aux États-Unis, alléguant que Maxill Canada avait violé l’accord de règlement et violé le brevet américain.
En 2019, la Cour des États-Unis a rejeté la demande de Loops de suspendre les actions américaines, concluant que la clause de non-contestation de l’accord de règlement était inapplicable parce que ces clauses dans le règlement pré-litige muselent effectivement les parties qui cherchent à contester la brevetabilité de la découverte d’un inventeur et forcent le public à continuer « [rendre] hommage aux monopolistes en puissance sans nécessité ni justification ».
En 2020, le juge des requêtes de l’Ontario a rejeté les procédures d’injonction similaires de Loops dans lesquelles Loops cherchait à interdire à Maxill Canada de contester la validité du brevet américain. En rejetant l’injonction, le juge des requêtes a appliqué le critère bien connu des trois volets pour obtenir une injonction, qui comprend la conclusion d’une preuve prima facie solide, d’un préjudice irréparable et d’une prépondérance des inconvénients favorable.
Appel de la décision du juge des requêtes
La Cour a infirmé la décision du juge saisi de la requête, concluant que la clause de non-contestation devrait être appliquée. Comme le fait de ne pas le faire causerait à Loops un préjudice irréparable, la Cour a interdit à Maxill Canada de s’attaquer à la validité du brevet américain dans l’action intentée aux États-Unis. Voici une analyse du test en trois parties :
1. Y avait-il un cas Prima Facie fort?
La Cour a conclu qu’il y avait de solides arguments selon lesquelles la clause de non-contestation devrait être appliquée à la lumière de la violation de l’accord de règlement par Maxill Canada. Le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que Maxill Canada n’était pas partie aux actions américaines. La clause était claire et sans ambiguïté et Maxill Canada l’avait violée en étant partie aux actions américaines. Les deux parties avaient librement accepté la clause de non-contestation, reconnaissant qu’elle visait à empêcher Maxill Canada de contester la validité du brevet américain.
Notamment, la Cour a en outre reconnu que permettre aux parties d’empêcher contractuellement l’utilisation ultérieure d’un moyen de défense par ailleurs disponible simplement à des fins de gain ou de protection personnel constituerait une limite inappropriée à la liberté de contracter. Des éléments de preuve seraient nécessaires pour évaluer les conséquences de l’application de la clause de non-contestation par rapport à ne pas le faire.
2. Les boucles subiraient-elles un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas accordée?
Si l’injonction n’était pas accordée, Maxill Canada pourrait continuer à attaquer la validité du brevet américain dans les actions américaines, ce qui a une incidence directe et négative sur les intérêts financiers et de litige de Loops.
L’application de la clause de non-contestation fournirait à Loops un argument de fond pour faire valoir sa réclamation contre Maxill Canada, ainsi que pour défendre la réclamation de Maxill Ohio. Ne pas appliquer la clause causerait un préjudice irréparable car cela changerait complètement le cas et le plan de litige de Loops dans l’action américaine. Loops aurait besoin d’une nouvelle stratégie et de nouvelles preuves, et serait confronté à différents risques.
3. La prépondérance des inconvénients a-t-elle favorisé l’octroi ou le refus de l’injonction?
La prépondérance des inconvénients favorisait l’octroi d’une injonction parce qu’il serait problématique que le procès ait lieu et que le brevet américain soit jugé invalide et qu’il soit déterminé par la suite que Maxill Canada aurait dû être empêché d’utiliser le moyen de défense fondé sur l’invalidité.
Effet sur les parties commerciales
Cette affaire souligne à la fois l’importance de bien rédiger des clauses de non-contestation, ainsi que l’importance de tenir les parties à leurs négociations, en particulier dans le contexte du règlement des litiges. Contrairement aux tribunaux des États-Unis, la Cour de l’Ontario a appliqué l’accord de règlement et a tenu Maxill Canada à sa promesse. L’intérêt public à l’idée de libre concurrence dans les idées, à lui seul, ne l’emporte pas sur le caractère exécutoire de la clause de non-contestation.
Fait important, en abordant ces questions d’ordre public, la Cour a souligné que le moment de l’acceptation des clauses de non-contestation joue un rôle clé. Les clauses de non-contestation acceptées lors du règlement d’un litige en contrefaçon de brevet peuvent être maintenues compte tenu de l’importance d’appliquer les négociations. À l’inverse, les clauses de non-contestation contractées au début de la relation peuvent être nulles en raison de préoccupations liées à la limitation de la libre utilisation des idées dans le domaine public.
Si vous avez des questions concernant les informations contenues dans cet article, veuillez contacter un membre du groupe Bennett Jones Intellectual Property Law group.
Traduction alimentée par l’IA.
Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.
Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.
Bennett Jones