Écrit par Dominique T. Hussey, L.E. Trent Horne and Jeilah Y. Chan
La victoire dans la lutte entre deux concurrents du rhum démontre que les droits d’habillage commercial non enregistrés sont bien vivants au Canada, que les données d’enquête admissibles demeurent un outil utile pour prouver la confusion, et qu’un produit concurrent qui a connu des problèmes de qualité peut faire pencher la balance en faveur d’une dépréciation de la revendication d’achalandage.
Cas
Diageo Canada Inc. c. Heaven Hill Distilleries, Inc., 2017 CF 571
Type d’IP
Marque de commerce
Résumé
Diageo Canada Inc. vend la marque de rhum CAPTAIN MORGAN au Canada. Les étiquettes de chaque variété de rhum CAPTAIN MORGAN ont un thème nautique et mettent en évidence une représentation fantaisiste du corsaire du 17e siècle, Sir Henry Morgan. Diageo détient plusieurs enregistrements de marques de commerce canadiennes couvrant diverses représentations de Sir Henry Morgan pour une utilisation avec des produits de rhum.
Heaven Hill est une distillerie privée américaine qui produit et commercialise des spiritueux distillés. Comme Diageo, elle vend des produits de rhum portant des étiquettes avec un thème nautique et représentant un personnage masculin. Ces produits de rhum sont vendus sous la marque ADMIRAL NELSON’S ; le personnage représenté est celui du vice-amiral Horatio Lord Nelson, un officier de marine britannique à la fin du 18ème et au début du 19ème siècle.
Diageo a poursuivi Heaven Hills pour avoir fait passer, contrefaçon de marque et dépréciation de la bonne volonté de plusieurs marques déposées représentant le personnage de Captain Morgan, et pour avoir fait passer le lever des bouteilles. Diageo l’a emporté.
Trois aspects de cette décision de la Cour fédérale sont particulièrement remarquables.
Premièrement, cette décision souligne que la mise en place ou l’apparence de l’emballage des marchandises, même si elles ne sont pas enregistrées en tant que marque de commerce, peuvent réussir à fonder une action en commercialisation passant. Diageo a fait valoir plusieurs enregistrements représentant le personnage de Captain Morgan, mais a également réussi à prouver la commercialisation secrète sur la base de l’apparence générale des bouteilles CAPTAIN MORGAN, qui constituaient une marque de commerce de common law valide et exécutoire.
Deuxièmement, la preuve de la confusion des sources semblait suffisante pour établir la probabilité d’un dommage, ce qui est un élément d’une réclamation commercialisation non partagée. Il n’y avait aucune preuve que Diageo avait subi un dommage réel à la suite de la vente du rhum ADMIRAL NELSON’s au Canada, mais la Cour a conclu qu’il était raisonnable de présumer que des ventes perdues s’étaient produites et pourraient se produire à l’avenir en raison de la confusion des sources. La preuve de la confusion des sources a été présentée au moyen d’une enquête d’experts, établissant ainsi que les enquêtes conservent de la valeur pour aider la Cour dans son évaluation de la confusion.
De plus, la Cour a insisté sur le fait que la preuve d’une perte de contrôle sur la réputation, l’image ou l’achalandage pouvait appuyer la probabilité d’un préjudice. En l’espèce, cette preuve était le fait que certains des produits de l’ADMIRAL NELSON présentaient des problèmes de qualité.
Troisièmement, Diageo a réussi à établir l’amortissement de l’achalandage, qui a été relativement peu fréquent dans la jurisprudence canadienne. La Cour a conclu que les éléments de preuve de l’enquête sur la confusion des sources et les questions de contrôle de la qualité de Heaven Hill appuyaient le lien et la probabilité de dommages-mêmes de cette cause d’action.
À l’heure actuelle, l’affaire n’a pas fait l’objet d’un appel.
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Bennett Jones