La décision de la Cour suprême des États-Unis sur le droit d’auteur d’Omega, S.A. c. Costco Wholesale Corporation
La Cour suprême des États-Unis a récemment tranché une affaire de droit d’auteur impliquant l’horloger suisse Omega et le géant de la vente au détail Costco.
Dans un partage 4-4, sans motifs, la Cour suprême a confirmé la décision Omega, S.A. v. Costco Wholesale Corporation de la Neuvième Cour de circuit (541 F.3d 982 (9th Cir. 2008)).
Plainte d’Omega
Les faits de cette affaire de droit d’auteur n’étaient pas contestés. Omega fabriquait des montres en Suisse et les vendait dans le monde entier par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs et de détaillants agréés. Costco n’en faisait pas partie. Cependant, les montres Omega ont réussi à se retrouver dans les magasins Costco en Californie, se vendant à un prix inférieur au prix de détail suggéré pour les revendeurs autorisés aux États-Unis.
Comment cela s’est-il produit? Omega a d’abord vendu les montres à des distributeurs autorisés à l’étranger. Des tiers non identifiés ont finalement acheté les montres et les ont à leur tour vendues à une société de New York (ENE Limited), qui à son tour les a vendues à Costco. Omega a autorisé la vente initiale à l’étranger des montres. Toutefois, Omega n’a pas autorisé son importation aux États-Unis ni les ventes subséquentes effectuées par Costco.
Quelle était l’œuvre protégée par le droit d’auteur dans ce cas? L’œuvre soumise à la protection du droit d’auteur américain dans ce cas est apparue sur la face inférieure des montres Omega: un « Omega Globe Design ».
Sur la base de ces faits, Omega a intenté une poursuite contre Costco, alléguant que l’acquisition et la vente des montres par Costco constituaient une violation du droit d’auteur. En particulier, Omega alléguait que les activités de Costco violaient son droit exclusif de distribuer des copies de l’œuvre protégée par le droit d’auteur au public par vente ou autre transfert de propriété (17 U.S.C. §106(3)). Omega s’est également appuyé sur une autre disposition qui prévoit que l’importation aux États-Unis, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, de copies d’une œuvre acquise en dehors des États-Unis constitue une violation du droit exclusif de distribuer des copies (17 U.S.C. §602(a)).
Après avoir intenté la poursuite, Omega a demandé un jugement sommaire. Costco a déposé une requête reconventionnelle sur la base de la soi-disant doctrine de la première vente, codifiée en 17 U.S.C. §109(a) comme suit:
Nonobstant les dispositions de l’article 106 (3), le propriétaire d’une copie particulière légalement faite en vertu de ce titre, ou toute personne autorisée par ce propriétaire, a le droit, sans l’autorisation du propriétaire du droit d’auteur, de vendre ou de disposer autrement de la possession de cette copie.
En vertu de cette doctrine, une fois qu’un titulaire de droit d’auteur consent à la vente de copies particulières de son œuvre (la première vente), il ne peut par la suite pas exercer le droit de distribution à l’égard de ces copies. Cela permet aux bibliothèques de prêter des livres, aux magasins de vidéos de louer des DVD et à d’autres activités du marché gris.
Ce moyen de défense, selon Costco, a empêché Omega, qui a effectué la vente initiale à l’étranger des montres, de réclamer une distribution et une importation contrefaites relativement aux ventes subséquentes et non autorisées de montres Omega authentiques. En d’autres termes, Costco a soutenu que la première vente d’Omega à l’étranger a déclenché la doctrine de la première vente.
Le tribunal de district a statué en faveur de Costco sur les deux requêtes. Omega a fait appel avec succès devant la neuvième Cour de circuit.
L’interprétation étroite de la doctrine de la première vente (§§§109(a))
La neuvième Cour de circuit a interprété la doctrine de la première vente de manière étroite. Elle a estimé que la doctrine de la première vente ne prévoit aucun moyen de défense contre une action en contrefaçon (en vertu des §§106(3) et 602(a)) qui implique des copies authentiques faites à l’étranger d’une œuvre américaine protégée par le droit d’auteur, à moins que ces mêmes copies n’aient déjà été vendues aux États-Unis avec l’autorité du titulaire du droit d’auteur. En d’autres termes, la doctrine de la première vente ne s’appliquait pas à la vente d’œuvres protégées par le droit d’auteur fabriquées aux États-Unis et dont la revente n’était pas autorisée aux États-Unis.
Étant donné qu’il n’y avait pas de véritable contestation du fait qu’Omega avait fait les copies du dessin contesté à l’étranger (en Suisse) et que Costco les avait vendues aux États-Unis sans l’autorisation d’Omega, costco ne disposait pas de la doctrine de la première vente comme moyen de défense contre la réclamation d’Omega.
Qu’est-ce que cela signifie?
La division 4-4 à la Cour suprême des États-Unis signifie que la décision du neuvième circuit en faveur d’Omega sera confirmée. Cette décision, cependant, ne sera contraignante que dans les juridictions couvertes par le neuvième circuit, qui couvre l’ouest des États-Unis. Qu’est-ce que cela signifie pour les fabricants et les propriétaires de marques étrangers? En obtenant la protection du droit d’auteur des États-Unis, un fabricant étranger peut, indirectement, empêcher ou contrôler l’importation non autorisée de produits authentiques (produits gris) fabriqués à l’étranger aux États-Unis, ou au moins dans les États couverts par le neuvième circuit.
Mise à jour technologique éditée par Robert Irani
Jeilah Y. Chan est associée en litige de PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE au bureau de Bennett Jones à Toronto. L’article de Mme Chan a été publié dans l’alerte juridique de Carswell.
Traduction alimentée par l’IA.
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Bennett Jones