Domain names are key business identifiers. En utilisant des marques de commerce existantes pour les noms de domaine, les entreprises attirent des clients potentiels sur leurs sites Web. La protection de ces marques de commerce protège souvent également ces utilisations d’Internet.

La nature peu coûteuse, « premier arrivé, premier servi » du système d’enregistrement des noms de domaine invite au « cybersquattage » - l’enregistrement préemptif de marques de commerce par des tiers en tant que noms de domaine.

Cybersquatting conduit à une récolte de litiges de noms de domaine - un exemple étant le récent litige impliquant le nom de domaine phizerviagra.com.

Pfizer Inc., propriétaire des marques de commerce déposées Pfizer™ et Viagra™, a déposé une plainte auprès d’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (« ICANN ») en vertu de la Politique uniforme de règlement des litiges (« UDRP »). Déposer une plainte auprès de l’ICANN est attrayant. Le processus est rapide et ne pose aucun problème de compétence immédiat. Les parties conservent la possibilité de porter tout différend devant un tribunal compétent pour un règlement indépendant. En vertu des principes UDRP, aucune injonction ou dommage pécuniaire n’est disponible. L’allègement comprend un transfert ou une annulation du nom de domaine.

Le nom de domaine pfizerviagra.com hébergé un site Web comprenant un portail de recherche à but lucratif contenant des liens prédéfinis vers de nombreux autres sites Web commerciaux, y compris les pharmacies en ligne. Certains de ces sites liés prétendent vendre le produit Viagra™, et certains vendent Levitra™ et Cialis™, des médicaments qui concurrencent le Viagra™ de Pfizer.

Pour avoir gain de cause dans le cadre des principes UDRP, un plaignant doit démontrer les trois éléments suivants :

1. le nom de domaine contesté est identique ou similaire à la marque de commerce sur laquelle le plaignant a des droits;
2. le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine contesté; et
3. le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi;
4. Pfizer™ a réussi à établir l’existence des trois éléments requis et, par conséquent, le nom de domaine a été transféré à Pfizer™.

Cette affaire est intéressante à bien des égards – les points saillants suivants en soulignent deux.

Premêtre, un répondant est tenu de démontrer un droit ou un intérêt légitime dans le nom de domaine. Un défendeur peut le faire en démontrant qu’avant tout avis du différend, il a utilisé le nom de domaine dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Groupe spécial du pfizerviagra.com différend a dit que les utilisations suivantes ne constituaient pas une offre de bonne foi de biens ou de services:

1. resellers qui offrent des produits concurrents du produit du propriétaire de la marque de commerce;
2. les titulaires de domaine qui utilisent le nom de domaine pour vendre une vaste gamme de produits et de services qui n’ont aucun rapport avec le produit dont la marque est appropriée dans le nom de domaine; et
3. l’utilisation du nom de domaine pour canaliser le trafic Web en échange de revenus publicitaires de clics et de fenêtres contextuelles.

Deuxièmement, cette affaire illustre la reconnaissance croissante des marques de commerce célèbres et la portée plus large de la protection accordée à ces marques de commerce (du moins dans le cyberespace). Étant donné que les marques célèbres, à l’heure actuelle, ne bénéficient pas d’une protection spéciale en vertu de la loi canadienne, les principes UDRP sont une option importante.

Le groupe spécial a analysé l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi et a conclu ce qui suit en ce qui concerne les marques célèbres:

1. lorsqu’un nom de domaine incorpore une marque célèbre composée d’un terme inventé ou fantaisiste, il serait difficile, peut-être impossible, pour le défendeur d’utiliser le nom de domaine d’une entreprise, d’un produit ou d’un service pour lequel il serait commercialement utile sans violer les droits du plaignant;
2. le simple fait d’enregistrer des marques célèbres en tant que noms de domaine peut, en soi dans les circonstances appropriées, étayer une conclusion d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi;
3. lorsqu’un nom de domaine incorporant la célèbre marque est utilisé pour attirer le trafic Internet pour alimenter le clic et faire apparaître les revenus publicitaires, ou vendre un produit concurrent, une conclusion d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi est inévitable.

Bien qu’il s’agisse juridiquement d’une marque comme toute autre marque, les marques célèbres peuvent bénéficier d’une protection plus large dans le contexte des litiges relatifs aux noms de domaine.

Le différend pfizerviagra.com n’est que l’un des nombreux exemples de propriétaires de propriété intellectuelle qui protègent leurs droits dans le cyberespace.