Modifications à la Loi sur les brevets canadiens – Projet de loi C-43

Écrit par By Robert Irani and Michael R. Whitt, QC

Le 16 décembre 2014, les modifications à la Loi sur les brevets canadiens contenues dans le projet de loi C-43, connu sous le nom de Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, ont reçu la sanction royale.

Les modifications visent à respecter les engagements du Canada d’adhérer au Traité sur le droit des brevets adopté à Genève le 1er juin 2000. Le traité vise à simplifier et à harmoniser les pratiques administratives des offices nationaux de propriété intellectuelle en ce qui concerne le processus de demande de brevet. Outre le Canada, les États-Unis et l’Organisation européenne des brevets figurent parmi les 36 parties contractantes.

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets comprennent des dispositions relatives aux suivantes :

• formalités de dépôt;
• Ajouts et incorporation par renvoi;
• Notification des frais impayés;
• Processus de réintégration;
• Les exigences en matière de restauration;
• Droits d’intervention; et
• transferts.

Formalités de dépôt

À l’heure actuelle, la Loi sur les brevets exige qu’une taxe de demande soit payée au moment du dépôt d’une demande de brevet afin d’obtenir une date de dépôt. En vertu des modifications actuelles à la Loi sur les brevets, une date de dépôt sera attribuée même si la taxe de demande est omise, pour autant que toutes les autres exigences de dépôt soient satisfaites. Dans un tel cas, le commissaire aux brevets avisera le demandeur de payer une taxe de retard en plus de la taxe de demande au plus tard à la date prescrite.

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets permettront également de déposer une demande de brevet dans une langue autre que le français ou l’anglais pour recevoir une date de dépôt. La traduction en anglais ou en français sera une exigence d’achèvement. Toutefois, une compensation raisonnable pour un breveté pour tout acte qui aurait constitué une contrefaçon ne serait en vux qu’à partir du moment où la spécification de langue française ou anglaise est devenue ouverte à l’examen du public.

Ajouts et incorporation par renvoi

À l’heure actuelle, en vertu de la Loi sur les brevets, aucun nouveau matériel descriptif ou illustratif ne peut être ajouté à une demande de brevet telle qu’elle a été déposée à l’origine.

Toutefois, en vertu des modifications, un demandeur peut être autorisé à ajouter du matériel au mémoire descriptif ou aux dessins jusqu’à six mois après la date de dépôt initiale en soumettant l’ajout au commissaire aux brevets avec une déclaration indiquant que l’ajout est fait. La date de dépôt sera la date à laquelle l’objet a été ajouté, à moins que l’ajout ne soit entièrement contenu dans une demande déposée antérieurement à laquelle une demande de priorité est revendiquée, auquel cas la date de dépôt initiale sera accordée.

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets permettent également à un demandeur de déposer une déclaration jusqu’à six mois après la date de dépôt initiale qui comprend le mémoire descriptif ou les dessins manquants en référence à une demande déposée antérieurement. Conformément aux modifications, si, dans le délai prescrit, le demandeur présente une déclaration au commissaire à l’effet qu’une référence à une demande déposée antérieurement est soumise, le mémoire descriptif ou le dessin dans la demande déposée antérieurement est réputé avoir été contenu dans la demande à la date à laquelle le commissaire reçoit la déclaration.

Avis de frais impayés

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets introduisent un régime de notification en vertu duquel un demandeur ou un breveté sera avisé par le Bureau des brevets si certaines taxes demeurent impayées.

En vertu des modifications, si une demande de brevet est déposée sans paiement de la taxe de demande, le commissaire aux brevets enverra un avis au demandeur exigeant le paiement de la taxe de demande et de la taxe de retard avant une date prescrite.

Si une taxe périodique pour un brevet ou une demande de brevet n’est pas payée à temps, le commissaire enverra un avis exigeant le paiement de la taxe périodique et de la taxe de retard exigibles, le paiement devant être effectué dans les six mois suivant la date d’échéance de la taxe de maintien en vigueur ou deux mois à compter de la date d’échéance de l’avis, selon la dernière de ces deux dates. À défaut de le faire, il en résultera l’abandon réputé d’une demande de brevet ou de la durée d’un brevet réputé avoir expiré.

Si une demande d’examen ou de paiement de la taxe d’examen n’est pas présentée à temps, le commissaire enverra un avis exigeant le dépôt de la demande et le paiement de la taxe d’examen et de la taxe de retard dans les deux mois suivant la date de l’avis. À défaut de le faire, la demande de brevet sera réputée abandonnée.

Exigences en matière de rétablissement

Un aspect important des modifications concerne la procédure qui doit être suivie lorsqu’un délai n’est pas respecté lors de la poursuite d’une demande de brevet ou pendant la durée de vie d’un brevet.

À l’heure actuelle, en vertu de la Loi sur les brevets, l’abandon d’une demande de brevet survient immédiatement après qu’un délai n’a pas été respecté, comme le délai pour le dépôt d’une réponse de bonne foi à une demande d’examen ou le paiement de taxes. De droit, un demandeur a la possibilité de rétablir une demande abandonnée en soumettant une demande de rétablissement accompagnée de frais dans les 12 mois suivant la date d’abandon. Les règles actuelles de réintégration n’exigent pas d’autres explications de la part du demandeur et s’appliquent à tous les types d’abandon.

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets introduisent certaines dispositions pour demander le rétablissement d’une demande de brevet abandonnée ou pour rétablir la durée d’un brevet qui a été jugé expiré. Le délai de rétablissement sera établi dans les Règles sur les brevets mais, pour se conformer au Traité, il ne peut pas être antérieur à 12 mois à compter de la date d’abandon réputé ou, dans le cas du paiement d’une taxe périodique, de 18 mois à compter de la date d’échéance prescrite pour le paiement de la taxe périodique.

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets comprennent également des exigences supplémentaires pour le rétablissement d’une demande abandonnée ou le terme restauration d’un brevet délivré. En particulier, un demandeur ou un breveté sera tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas donné suite à la demande et le commissaire aux brevets doit déterminer « que le défaut s’est produit malgré la diligence requise par les circonstances ». La période et les circonstances de cette exigence doivent être précisées dans les Règles sur les brevets.

Toutefois, en vertu des modifications, la Cour fédérale peut infirmer la décision du commissaire de retirer l’expiration d’un brevet ou déclarer qu’une demande n’a jamais été rétablie si l’énoncé des motifs contient une allégation matérielle fausse ou si l’omission ne s’est pas produite malgré la diligence requise par les circonstances.

Rétablissement de la priorité

À l’heure actuelle, en vertu de la Loi sur les brevets, une demande de priorité à une demande de brevet déposée antérieurement ne peut être présentée que si la demande est déposée dans les 12 mois suivant la date de dépôt de cette demande déposée antérieurement.

En vertu des modifications, la période de priorité de 12 mois peut être prolongée à 14 mois au motif que le défaut de produire dans les 12 mois n’était pas intentionnel.

Toutefois, la question de savoir si le défaut de déposer dans les 12 mois était involontaire peut être contestée devant la Cour fédérale.

Droits d’intervention

À l’heure actuelle, la Loi sur les brevets ne prévoit pas de disposition particulière concernant les droits d’intervention de tiers en cas de contrefaçon d’un brevet pendant qu’une demande de brevet pourrait être considérée comme abandonnée. La Loi sur les brevets prévoit plutôt que si un brevet est délivré, le breveté peut obtenir une compensation raisonnable pour toute action autrement en contrefaçon qui se produit une fois que la demande de brevet est devenue ouverte à l’examen du public. Par conséquent, un breveté ne subit pas la perte de tout droit d’exécution en cas de contrefaçon pendant une période où le brevet n’était pas en vigueur (abandonné ou expiré) jusqu’à ce qu’il soit rétabli.

Toutefois, les modifications introduisent le concept de droits d’intervention dans les cas où une demande de brevet est abandonnée et rétablie ou un brevet expiré est rétabli. En vertu des modifications, il n’y aurait aucune action en contrefaçon contre une personne à l’égard d’un acte qui constituerait par ailleurs une contrefaçon du brevet, si cet acte est commis de bonne foi par la personne pendant la période prescrite. Il est présumé que cette période sera le moment où une demande sera abandonnée ou un brevet expirera, et le moment où la demande est rétablie ou le brevet n’est plus expiré.

Transferts

Les modifications introduisent de nouvelles dispositions relatives aux transferts, anciennement appelés cessions, dans la Loi sur les brevets.

En vertu des modifications, le commissaire aux brevets enregistrera le transfert d’un brevet ou d’une demande de brevet à la demande du breveté ou du demandeur. La preuve ne sera requise que dans les cas où la demande provient du cessionnaire. Conformément aux modifications, le fait du transfert est enregistré, par opposition au document de transfert.

Le transfert d’un brevet délivré qui n’a pas été enregistré est également nul à l’encontre d’un cessionnaire subséquent, dans les cas où le transfert au cessionnaire subséquent a été enregistré. Le commissaire aux brevets peut retirer l’enregistrement d’un transfert d’un brevet ou d’une demande de brevet sur réception de la preuve que le transfert n’aurait pas dû être enregistré. Toutefois, en ce qui concerne un brevet délivré, l’enregistrement du transfert ne peut pas être supprimé pour la seule raison que le cédant avait précédemment transféré le brevet à une autre personne. L’inscription des sûretés « par cession » se fera de la même manière « par transfert ».

Autres dispositions

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets suppriment l’exigence selon laquelle les demandeurs non-résidents doivent nommer comme représentant une personne ou une entreprise résidant ou exerçant une activité commerciale au Canada. Tout tiers sera également autorisé à s’occuper du paiement des frais de pension alimentaire sans avoir besoin d’avoir une capacité spéciale ou un rendez-vous pour la représentation.

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets confèrent au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règles ou des règlements concernant les circonstances dans lesquelles un demandeur, un breveté ou une autre personne peut ou doit être représenté par un agent de brevets ou une autre personne en affaires devant le Bureau des brevets. À ce titre, les Règles sur les brevets devraient préciser où une représentation est requise et il est prévu que certaines procédures postérieures à la délivrance, comme les redélivrances, les réexamens, les corrections et les avis de non-responsabilité, seront incluses.

Les modifications prévoient également qu’un brevet ne doit pas être déclaré invalide pour non-respect d’une exigence administrative, telle que le paiement de taxes de maintien en état, à l’étape de la demande.

V. Conclusion

Les modifications à la Loi sur les brevets présentées dans le projet de loi C-43 ont reçu la sanction royale le 16 décembre 2014. Les modifications permettront au Canada de ratifier le Traité sur le droit des brevets. Les modifications confèrent au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements afin de mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi sur les brevets.

La date d’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets sera établie par décret. Les modifications apportées aux Règles sur les brevets sont élaborées conformément au processus de modification réglementaire et feront l’objet de consultations officielles.