Stand and Deliver — La Cour fédérale applique des marques de commerce pour des affiches de pelouse « cigogne » annonçant de nouvelles naissances

30 août 2017

Écrit par Dominique T. Hussey, L.E. Trent Horne and Jeilah Y. Chan

Un seul produit peut, dans certaines circonstances, faire l’objet de plus d’une forme de protection de la propriété intellectuelle (PI). Par exemple, s’il fonctionne comme un indicateur de la source, un produit lui-même peut attirer la protection de la marque tandis qu’un dessin original apparaissant sur le produit peut attirer la protection du droit d’auteur. Afin de maximiser la protection contre les concurrents et les contrefacteurs potentiels, chaque entreprise devrait identifier, protéger et faire valoir tous les droits de PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE applicables sur ses produits clés.

Cas

The Stork Market Inc. c. 1736735 Ontario Inc., 2017 CF 779

Type d’IP

Marques de commerce, droits d’auteur

Résumé

Dans l’affaire Stork Market, les parties étaient des concurrents dans le domaine de la location de « cigognes de pelouse », c’est-à-dire de grandes enseignes représentant une cigogne tenant un nouveau-né, qui sont placées sur la pelouse d’un client pour annoncer la naissance d’un enfant.

L’unique dirigeant et actionnaire de Stork Market possédait deux enregistrements de marques de commerce pour l’apparition des panneaux. Chacun comportait une cigogne avec les pieds écartés, les ailes levées et une bannière sur laquelle on pouvait lire « C’est une fille! » ou « C’est un garçon! ». Stork Market a affirmé que les panneaux loués par un concurrent étaient des copies proches de ses dessins et violaient ses droits de marque et de droit d’auteur.

La Cour a rejeté l’affirmation des défendeurs selon laquelle les marques de commerce avaient perdu leur caractère distinctif parce qu’il n’y avait pas de licence écrite du propriétaire de la marque à Stork Market. Étant donné que le propriétaire des enregistrements était le seul dirigeant et actionnaire de Stork Market, l’existence d’une licence verbale a été déduite. L’utilisation des marques par Stork Market a donc été considérée comme un usage par le propriétaire, préservant ainsi la validité des enregistrements.

Le moyen de défense selon lequel les enregistrements étaient invalides parce qu’ils étaient principalement fonctionnels a également été rejeté. La Cour a conclu que les enregistrements ne représentaient pas la mise en forme des marchandises ou un mode d’emballage, ni ne tentaient de faire valoir la protection de ce qui ferait à juste titre l’objet d’un brevet. Compte tenu des nombreuses façons dont une cigogne pouvait être représentée, les enregistrements ne minaient pas de manière significative la capacité d’un concurrent de livrer concurrence, ni n’avaient autrement un effet anticoncurrentiel.

Les conceptions de cigognes concurrentes étaient très similaires. Appuyés par des éléments de preuve de confusion réelle, les défendeurs ont été jugés responsables d’avoir enfreint les droits accordés par les enregistrements de marques, ainsi que de s’être évanouis. La Cour a rejeté les demandes de violation du droit d’auteur, préférant la preuve des défendeurs selon laquelle les dessins de cigogne concurrents étaient des œuvres originales et non copiés des dessins du marché des cigognes.

L’affaire montre que le fait d’avoir un titre clair sur les marques de commerce et le droit d’auteur offre une protection supérieure contre les concurrents, en particulier pour les œuvres ou les dessins qui sont essentiels au succès d’une entreprise. La violation de la marque peut être établie sans preuve de copie, et la violation du droit d’auteur peut être établie sans preuve de confusion probable des consommateurs. Notamment, bien que la demanderesse ait eu gain de cause en l’espèce en l’absence d’une licence écrite, les entreprises sont mieux servies par le fait d’avoir toutes les licences de marque de commerce par écrit, en particulier lorsque les relations d’entreprise sont plus complexes.

Pour plus d’informations sur la façon de protéger et de faire respecter vos droits de propriété intellectuelle, contactez Dominique Hussey, Jeilah Chan ou un autre membre de l’équipe Équipe de litige immobilier individuel.

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