Écrit par Roseann Caldwell and Peter Wong

Le 30 octobre 2019, la dernière étape de la nouvelle Loi canadienne sur les brevets entrera en vigueur. Il y aura de nombreux changements au droit et à la pratique en matière de brevets au Canada. 

Voici quelques-uns des faits saillants : 

• l’élimination de droit de l’entrée nationale au Canada, en retard du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), où les entrées nationales au cours de la période de 30 à 42 mois ne seront acceptées que si le retard n’est pas intentionnel;
• de nouvelles dispositions relatives aux revendications de priorité, y compris l’obligation de déposer des copies certifiées conformes lorsqu’elles n’ont pas encore été déposées dans le PCT, la possibilité de restaurer une revendication de priorité et d’ajouter du contenu omis sur la base d’une demande prioritaire;
• l’introduction d’une évaluation de la « diligence raisonnable » pour le rétablissement des demandes abandonnées;
• des délais plus courts pour demander un examen et pour répondre aux avis et aux demandes du Bureau des brevets;
• l’amélioration du processus de modification après allocation; et
• des processus plus faciles concernant les transferts de propriété. 

Entrée dans la liste nationale selon le PCT et dépôts réguliers au Canada

Les modifications à venir modifieront certaines exigences en matière de dépôt :

Norme « non intentionnelle » appliquée pour l’entrée tardive dans la nationale 

L’entrée nationale tardive du PCT au Canada ne sera plus disponible. Au lieu de cela, pour les demandes PCT déposées après le 29 octobre 2019, si la demande d’entrée nationale canadienne n’est pas faite avant la date limite de 30 mois, l’entrée nationale tardive ne sera possible que si, dans les 12 mois suivants, la participation est demandée avec une demande de rétablissement des droits, une déclaration que le défaut de déposer dans le délai de 30 mois était involontaire et les frais de dépôt et de rétablissement. 

Traductions 

Les nouvelles règles introduisent un certain nombre de changements importants concernant le dépôt des traductions, si la demande de brevet à déposer n’est pas déjà en anglais ou en français.  

Les règles introduisent des différences entre les dépôts selon le PCT et les dépôts réguliers en ce qui concerne la nécessité d’une traduction. Plus précisément, l’entrée nationale canadienne selon le PCT exige que la traduction soit déposée avant 30 mois à compter de la date de priorité du PCT. Cependant, après le 29 octobre 2019, une demande de brevet régulière peut être déposée dans une langue autre que le français ou l’anglais, à condition qu’une traduction soit déposée peu de temps après.

Peu importe si la demande est directement déposée au Canada ou par l’intermédiaire du PCT, l’Office canadien n’autorisera que les modifications qui peuvent être raisonnablement déduites de la demande originale et de la traduction. 

Copie certifiée conforme du document de priorité

Pour les demandes déposées après le 29 octobre 2019, une copie certifiée conforme du document de priorité devra être déposée ou mise à disposition par l’intermédiaire du Service d’accès numérique de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au moment de l’entrée au FORMAT PCT national ou, s’il s’agit d’une demande régulière, au plus tard dans les 16 mois à compter de la première des dates de priorité revendiquées ou de 4 mois à compter de la date de dépôt canadienne. Cette exigence ne s’applique pas si le document de priorité est une demande de brevet canadien déjà déposée.

Rétablissement de la priorité

Pour les demandes déposées après le 29 octobre 2019, il sera possible de demander le rétablissement des droits de priorité, permettant ainsi aux demandes d’être déposées plus de 12 mois après la date de dépôt d’une demande prioritaire, à condition que certaines exigences soient remplies. Pour les dépôts réguliers, la demande doit être déposée et la demande doit être faite dans les 14 mois suivant la date de priorité la plus rapprochée, et le non-respect de la date limite de dépôt de la période de priorité de 12 doit avoir été involontaire. Pour les demandes SELON LE PCT, une demande présentée au cours de la phase internationale entrera en vigueur au Canada. Pour les demandes selon le PCT, la demande peut également être présentée dans un délai d’un mois après l’entrée dans la phase nationale, mais le non-respect du délai de dépôt de la période de priorité de 12 mois doit avoir été involontaire.

Exigence de diligence raisonnable pour la réintégration

Une norme de diligence raisonnable sera adoptée pour le rétablissement des droits à l’égard de certains délais non respectés, comme suit : 

Frais d’entretien annuels 

Si une taxe de maintien n’est pas payée à temps ou dans les 6 mois suivant l’anniversaire de la date de dépôt, la taxe de maintien ne peut être payée que dans un délai supplémentaire de 12 mois si le commissaire détermine que le défaut de payer les frais de maintien s’est produit malgré la diligence requise ayant été prise dans les circonstances.   

Demande d’examen 

Pour les demandes pour lesquelles une demande d’examen arrive à échéance le 30 octobre 2019 ou après cette date, et lorsque la demande d’examen et les frais d’examen ne sont pas déposés dans un délai initial, le commissaire émettra un avis pour faire une demande d’examen, payer les frais d’examen et payer des frais de retard. Si la demande d’examen et d’examen et les frais de retard ne sont pas déposés dans les 2 mois suivant l’avis (la période de frais de retard), la demande sera réputée abandonnée. La demande peut être rétablie de droit dans les 6 mois suivant le délai initial. Par la suite, la demande abandonnée peut être rétablie dans les 12 mois suivant la fin de la période de retard, seulement si le commissaire détermine que le défaut de déposer la demande d’examen, les frais d’examen et les frais de retard se sont produits malgré la diligence raisonnable ayant été prise dans les circonstances. 

Norme de diligence raisonnable — Commentaires généraux

Dans chaque cas, la preuve de la diligence requise doit être déposée avec la demande de rétablissement des droits. 

L’évaluation de la diligence requise est faite par le commissaire. La loi canadienne ne définit pas ce qu’est la « diligence raisonnable ». Par conséquent, on ne sait pas ce qui sera considéré comme une diligence raisonnable. Les premières indications sont que l’erreur de l’avocat peut ne pas être considérée comme une situation répondant à la norme de diligence raisonnable. La loi prévoit que la décision du commissaire à l’égard de la diligence raisonnable peut être contestée devant la Cour fédérale. Par conséquent, il y a un risque important dans toute situation qui repose sur la diligence raisonnable. Vous voudrez peut-être tenir compte de la valeur de certains ordres permanents afin d’éviter les manquements qui mènent à une évaluation de la diligence raisonnable. 

Délais plus courts

De nombreuses échéances établies après le 29 octobre 2019 seront raccourcies par rapport aux délais actuels. Certains des changements les plus notables sont les suivants: 

Demande d’examen 

Pour les demandes dont la date de dépôt au Canada est postérieure au 29 octobre 2019, la date limite pour demander un examen est maintenant de 4 ans à compter de la date de dépôt au lieu des 5 années précédentes. Le défaut de demander un examen en temps opportun entraîne un processus compliqué de retard de paiement et peut-être l’application de la norme de diligence raisonnable mentionnée ci-dessus. 

Réponse à l’action du Bureau 

All office actions issued after October 29, 2019, will have only a 4-month time period for response. Une demande de prolongation de délai peut être déposée avant le délai de 4 mois pour obtenir un délai supplémentaire de 2 mois pour la réponse. Si vous ne répondez pas avant le mois 4, ou par le délai prolongé de 6 mois, commencera une période de rétablissement de 12 mois. 

Modalité de paiement des frais d’émission 

Tous les avis d’allocation émis après le 29 octobre 2019 établiront un délai de 4 mois pour le paiement des frais finaux. Le non-paiement des frais d’émission avant la date limite entraînera une période de rétablissement de 12 mois à compter du délai de 4 mois. 

Modification après l’allocation

En réponse à un avis d’acceptation émis après le 29 octobre 2019, la poursuite de la demande peut être rouverte sur paiement d’une taxe, avant le paiement des frais d’émission.

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