L’enregistrement de la marque go phone d’AT&T sauvé par les services d’itinérance offerts au Canada

11 août 2017

Écrit par Dominique T. Hussey, L.E. Trent Horne and Jeilah Y. Chan

Une décision récente concernant une marque de commerce d’AT&T démontre comment la portée mondiale des entreprises technologiques peut parfois entraîner un brouillage des marchés et rendre la documentation sur l’utilisation des marques de commerce au Canada difficile à récupérer et à séparer. Pour protéger vos marques clés au Canada, il est donc important de vérifier et de tenir à jour les documents montrant l’utilisation d’une marque de commerce au Canada. Si une marque de commerce est correctement utilisée, son enregistrement peut être maintenu en vie pour toujours. Mais une marque de commerce peut être annulée pour non-utilisation dans une procédure généralement engagée par un concurrent intéressé par une marque similaire. La seule façon pour une marque de commerce de survivre à cette procédure est d’avoir et de démontrer suffisamment de preuves de l’utilisation passée en liaison avec tous les produits et services enregistrés. La décision d’AT&T est un bon rappel de ce point critique.

Cas

AT&T Intellectual Property II, LP c. Lecours, Hebert Advocats Inc., 2017 CF 734

Type d’IP

Marques de commerce

Résumé

AT&T détient un enregistrement de marque pour GO PHONE couvrant les services de télécommunications prépayés (y compris la transmission électronique de voix, de données, d’images, audio, vidéo). Les clients peuvent acheter du temps de paiement à l’aller en ligne et aucun contrat annuel n’est requis. Les plans comprennent également des forfaits interurbains et permettent l’itinérance.

L’enregistrement de GO PHONE a été annulé pour non-usage par le registraire des marques de commerce. Le Comité a conclu qu’il n’était pas clair, d’après la preuve d’AT&T, que les clients canadiens pouvaient acheter et obtenir les services GO PHONE sans avoir à quitter le Canada. La Commission a également conclu que les services d’itinérance ciblaient les clients aux États-Unis; dans la mesure où ces services étaient fournis au Canada, ils étaient destinés à des services d’itinérance lorsque les clients américains étaient au Canada.

AT&T a interjeté appel de l’annulation devant la Cour fédérale et, dans la mesure permise, a déposé de nouveaux éléments de preuve, ce qui a permis à AT&T d’enregistrer son enregistrement.

En appel, la Cour fédérale était convaincue que la marque avait été utilisée au Canada, concluant que les services GO PHONE étaient fournis, par l’entremise d’ententes d’itinérance, aux Canadiens au Canada. La Cour a reconnu la nature mondiale des services de télécommunication et la pratique des arrangements d’itinérance utilisés par les compagnies de téléphone pour fournir des services de réseau à leurs clients en utilisant les réseaux d’autres compagnies. Bien qu’AT&T n’ait pas de preuve sur le nombre d’abonnés canadiens, elle a rassemblé des éléments de preuve propres au Canada qui établissaient que :

• bien qu’AT&T elle-même n’ait pas vendu les appareils téléphoniques ou les produits de carte SIM GO PHONE au Canada, ils étaient disponibles à la vente aux États-Unis et au Canada par l’entremise de Amazon.com
• une fois que les consommateurs ont acheté une carte SIM GO PHONE, ils pouvaient l’activer au Canada et utiliser le réseau d’itinérance
• les consommateurs qui avaient l’appareil téléphonique ou la carte SIM GO PHONE pouvaient remplir leurs minutes en ligne
• de trois à quatre mille visiteurs canadiens uniques ont consulté la section des services GO PHONE du site Web d’AT&T chaque mois
• plus de 4 600 abonnés actifs ou suspendus prépayés avaient une adresse de courriel canadienne
• 99 451 commandes ont été traitées au moyen de cartes de crédit émises par le Canada.

La leçon ? Pour s’assurer que les marques peuvent être préservées, une surveillance et une documentation continues de l’utilisation des marques de commerce sont essentielles. Des vérifications propres à chaque pays devraient être effectuées régulièrement pour s’assurer que les marques de commerce ont été correctement utilisées en association avec tous les produits et services enregistrés.

Pour plus d’informations sur la façon de protéger et de faire respecter vos droits de propriété intellectuelle, contactez Dominique Hussey, Jeilah Chan, ou un autre membre de l’équipe Intellectual Property Litigation team.

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