Avec les licences de technologie si répandues aujourd’hui, un titulaire de licence est bien avisée de tenir compte des ramifications que l' l’insolvabilité de leur donneur de licence peut avoir. À ce jour, il y a eu a été peu de litiges directement liés à ce qui peut arriver à une licence pour les droits de propriété intellectuelle dans une insolvabilité au Canada.
Avec la récente décision rendue dans l’affaire Banque Royale du Canada c. Organisme Blue Inc. (en) 2008 CanLII 19227 (ON S.C.), certains judiciaires des conseils sont maintenant disponibles. Bien que les modifications proposées aux lois canadiennes sur l’insolvabilité peuvent aider à clarifier davantage la loi sur ce point en matière de restructuration l’ambiguïté de la loi de réforme; silence législatif à l’égard de la faillite ou de la mise sous séquestre les instances peuvent toujours laisser les titulaires de permis concernés dans la l’éventualité de l’insolvabilité d’un donneur de licence.
Body Blue Inc., que nous appellerons Old BB, avait a été propriétaire de certains droits de propriété intellectuelle se rapportant à une technologie sans parabène glycol, PG Free pour les besoins de cet article. Le 28 avril 2006, un intérim Le séquestre et gestionnaire a été nommé sur Old BB. Le 17 mai 2006, Body Blue 2006 Inc. (BB 2006 pour cela article) a obtenu une ordonnance d’acquisition de transfert à BB 2006 tous les droits sur les actifs d’Old BB, y compris PG Free. Par accord daté du 19 mai 2006, droit, titre et les intérêts dans et sur les actifs achetés ont été transférés à BB 2006. Conformément à l’ordonnance, lors du dépôt de l' Certificat de séquestre auprès de la Cour, titre de tous droits et l’intérêt d’Old BB dans les actifs achetés, y compris PG Gratuit, investi dans BB 2006.
Le 9 juin 2006, l’avocat de Herbal Care a conseillé l’avocat pour BB 2006 que, alors que Old BB avait été le propriétaire de PG Free, Old BB avait concédé une licence à Herbal Care le les droits exclusifs de fabrication et de vente de PG Free. Plantes médicinales Care a pris la position que son droit de fabriquer et vendre PG Free n’a pas été affecté par la commande.
BB 2006 a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que : le titre de PG Free a été transféré à BB 2006 par l’acquisition commande et que Herbal Care est contractuelle ou sous licence les droits, le cas échéant, ont pris fin avec le transfert.
Herbal Care n’a fourni aucune preuve supplémentaire dans le le soutien de tout droit de propriété dans PG Free et la Cour a conclu que le contrat de licence ne constituait pas un réclamation de propriété. La Cour a conclu que, au mieux, Herbal Care avait une licence exclusive pour utiliser la technologie PG Free. La Cour a toutefois noté que, même s’il était établi, un l’accord de licence ne crée qu’un accord contractuel entre les parties, mais ne crée pas de propriété les droits.
Bien que Herbal Care n’avait pas été avisé et était non représenté à l’audience donnant lieu à l’acquisition de droits , la Cour a conclu que cela n’avait pas eu d’incidence sur la requête. Herbal Care n’avait pris aucune mesure après avoir pris conscience de l’ordonnance de l’annuler ou de la modifier et n’avait pas interjeté appel. La Cour a conclu que Herbal Care était lié par la les modalités de l’ordonnance d’acquisition.
Par conséquent, la Cour a statué que Herbal Care avait un réclamation contractuelle contre Old BB, mais que la réclamation a fait n’affecte pas le transfert du titre de propriété sur le bien, les actifs et l’entreprise de Old BB à BB 2006. La Cour a conclu que BB 2006 détenait les actifs transférés libres et clair de toute réclamation de Herbal Care.
Les titulaires de permis qui lisent la décision Body Blue devraient à juste titre s’inquiéter de la perte potentielle de leur licence les droits en cas de faillite ou de mise sous séquestre de leur concédant de licence. Quelles sont les leçons à tirer ce cas?
Herbal Care aurait pu prendre des mesures pour contester ou interjeter appel l’ordonnance d’acquisition. Bien que difficile à obtenir dans la plupart des transactions de licence, Herbal Care aurait pu chercher à inclure la langue dans le contrat de licence qui parlait à un droit de propriété dans l’intellectuel sous-jacent les droits de propriété ou même d’obtenir un intérêt partiel dans le la propriété intellectuelle elle-même. De plus, dans un , une sûreté pourrait être demandée et enregistrée pour protéger les intérêts de la titulaire. Parallèle complexe des structures pourraient également être mises en place pour diminuer le risque de insolvabilité du donneur de licence.
Aux États-Unis, la perte d’une licence dans Lubrizol Enterprises Inc. c. Richmond Metal Finishers Inc. 756 F.2d 1043 (1985) conduisent à réforme du Code des faillites des États-Unis.
Les projets de loi sur la réforme de l’insolvabilité au Canada pourraient au moins régler partiellement le problème de la licence dans l’insolvabilité canadienne les procédures. Projet de loi C-551 (maintenant L.C. 2005, ch. 47) et projet de loi C-122 (maintenant L.C. 2007, ch. 36), ont tous deux reçu la sanction royale, mais pour la la plupart d’entre elles n’ont pas été proclamées en vigueur. Bien que l' les réformes proposées prévoient, entre autres, l’octroi d’un permis de licence droit de renoncer aux accords, y compris les contrats de licence dans les procédures de restructuration, la loi modificative également tente de répondre aux préoccupations des titulaires de permis en prévoyant un le droit du titulaire de licence de continuer à utiliser la propriété intellectuelle si longtemps que le titulaire continue de s’acquitter de ses obligations à l’égard de de l’utilisation de la propriété intellectuelle.
Il est important de noter que la loi modificative ne le fait pas adresse (et donc ne permet ni expressément ni expressément interdit) avis de non-responsabilité par un syndic de faillite dans une faillite ou un séquestre dans une mise sous séquestre. Les réformes envisagées en la loi modificative porte sur les procédures de restructuration en vertu de la LFI et de l’arrangement avec les créanciers des compagnies Loi. Par conséquent, dans une procédure de faillite ou de mise sous séquestre, comme Body Blue, la common law s’appliquera toujours sur la question de clause de non-responsabilité.
De plus, une fois que la loi modificative sera entrée en vigueur, les titulaires de licences de propriété intellectuelle dans le cadre d’une instance de restructuration devra encore être prudent en raison d’un certain potentiel ambiguïté quant aux droits d’une propriété intellectuelle les titulaires de permis sont préservés. L’amendement initial du projet de loi C-55 à condition que la renonciation n’affecte pas le droit du titulaire de licence de « utiliser » la propriété intellectuelle. L’amendement subséquent dans le projet de loi C-12, on a ensuite tenté de clarifier le mot « utilisation » en ajoutant : qu’il comprend le droit de faire respecter un usage exclusif. Toutefois, l’ambiguïté demeure. Par exemple, est-ce qu’un titulaire de licence d’un logiciel être droit au code source de cet article de logiciels? Il n’est pas clair non plus si l’expression « utilisation » comprend: d’autres droits distincts reconnus en vertu de la le droit de la propriété, comme le droit de faire et de vendre en vertu de la brevet sous licence, qui était l’une des questions dans Body Blue.
Les titulaires de licence qui cherchent à conclure des licences critiques doivent donc : repenser le profil de risque du donneur de licence et les options du preneur de licence en cas d’insolvabilité.