L’un des sujets les plus courants dans les litiges en matière de brevets au Canada est de savoir s’il existe une obligation générale de bonne foi dans le cadre d’une poursuite en matière de brevets et, dans l’affirmative, si un manquement à cette obligation constitue un motif d’invalidation d’un brevet. Dans l’affaire Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd.1 la Cour d’appel fédérale a statué que tout manque de bonne foi dans la réponse à une action du bureau n’invalidera pas un brevet dans une instance judiciaire subséquente. Il appartient au commissaire aux brevets de déterminer si un demandeur a répondu de bonne foi, et non aux tribunaux.
L’article 73 de la Loi sur les brevets comprend l’obligation de répondre de bonne foi à toute mesure du Bureau. Si une réponse n’est pas faite de bonne foi, la conséquence est un abandon réputé de la demande.
En 2009, une décision de la Cour fédérale dans l’affaire Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc.2 a invalidé un brevet délivré parce que le demandeur n’avait pas répondu de bonne foi à une action du bureau. Lorsqu’ils ont répondu à une action du bureau, les agents de brevets de Lundbeck ont fourni à l’examinateur quatre références à l’état de la technique et ont fait valoir qu’ils « enseignaient loin » de l’invention. Les agents de Lundbeck n’ont pas mentionné une autre référence à l’état de la technique dans le dossier qui contenait une étude directement pertinente qui est arrivée à la conclusion contraire. Le juge MacTavish a comparé la poursuite en matière de brevets à une procédure judiciaire ex parte. Une partie qui demande un redressement ex parte a le devoir de veiller à ce que le tribunal soit informé de tous les faits pertinents et doit faire plus que simplement présenter sa propre cause sous le meilleur jour possible, comme ce serait le cas si l’autre partie était présente. À l’instigation d’un plaideur ex parte, les demandeurs de brevet doivent exposer leur cause de façon équitable et soulever tous les points de fait ou de droit qu’il connaît et qui favorisent l’autre partie. Ayant omis de mentionner l’article, le juge MacTavish a déterminé que Lundbeck n’avait pas répondu de bonne foi à l’action du bureau. Le brevet a été déclaré invalide. De nombreux défendeurs dans des actions en brevet ont commencé à passer au peigne plan dans l’historique des dossiers, en particulier les réponses aux actions du bureau, pour soulever des moyens de défense d’invalidité fondés sur un manque de bonne foi.
Weatherford a été la première occasion pour la Cour d’appel d’examiner carrément si un brevet peut être invalidé en raison d’un manque manifeste de bonne foi dans la réponse à une action du bureau.
La Cour a déterminé que l’arrêt Lundbeck ne devait pas être suivi; l’article 73 ne s’applique que pendant la poursuite de la demande de brevet. L’application de cet article s’éteint une fois que le brevet est délivré. S’il n’y avait pas de bonne foi dans la réponse à une action du bureau, c’est au commissaire aux brevets de le déterminer, et non aux tribunaux. Un défendeur dans une action en contrefaçon ultérieure ne peut invoquer l’absence de bonne foi dans sa réponse à une action en charge comme motif d’invalidité.
L’article 53 de la Loi sur les brevets prévoit qu’un brevet délivré peut être déclaré invalide si une allégation importante contenue dans la pétition est fausse. (La pétition est un document d’une page énumérant le demandeur, les inventeurs et l’identité de l’agent; elle n’énonce pas le fond de l’invention).) Il s’agissait également d’un problème à Weatherford, car l’inventeur nommé, Grenke, avait déposé une demande de suppression du nom d’un co-inventeur, Torfs. Il a été déterminé que Grenke l’avait fait non seulement parce qu’il avait acquis tous les droits par le biais de cessions, mais parce que Torfs l’avait « exclu » d’autres brevets. Bien qu’il s’agisse d’une inexactitude, elle n’a pas été jugée importante. Le brevet n’a pas été invalidé parce que Torfs a été retiré en tant qu’inventeur.
La décision Weatherford sera sans aucun doute un soulagement pour les agents de brevets canadiens, dont les réponses aux actions antérieures du bureau ne feront plus l’objet d’un examen minutieux lorsque la validité d’un brevet sera contestée. On s’attend également à ce que les parties accordent une plus grande attention aux dépôts de demandes de brevet de leurs concurrents et, le cas échéant, tentent de déposer des protestations pour soulever des allégations de manque de bonne foi dans la réponse à une action du bureau alors que les demandes sont encore en instance.