Pendant de nombreuses années, la Cour fédérale du Canada n’a pratiquement pas pu faire l’objet d’une décision sommaire dans les affaires de propriété intellectuelle, à moins qu’une réclamation ou un moyen de défense ne soit manifestement dénué de fondement. Pour certaines parties, cela a dissuasif à présenter des réclamations fondées lorsque les coûts d’un litige dépasseraient ce qui était susceptible d’être recouvré.
Au cours des dernières années, il y a eu une tendance claire à utiliser le jugement sommaire de la Cour fédérale et les règles de procès sommaire1 pour résoudre efficacement les procédures de marque de commerce, en particulier lorsque le défendeur était en défaut. Deux décisions récentes de la Cour fédérale ont démontré que la décision sommaire ne se limite pas aux procédures par défaut et peut être un outil précieux pour déterminer les réclamations contestées en contrefaçon de marque de commerce et en validité.
Historiquement, la Cour fédérale était très réticente à résoudre une affaire de propriété intellectuelle contestée sans procès complet. Toute question de crédibilité, de témoignage d’expert concurrent ou de faits contradictoires était habituellement suffisante pour qu’une requête en jugement sommaire soit rejetée. Dans les affaires relatives aux marques, les questions entourant la validité de l’enregistrement de la marque, la question de savoir si une marque prêtait à confusion avec une autre et la question de savoir si une marque de commerce était de nature fonctionnelle étaient toutes considérées comme trop complexes pour qu’une décision sommaire soit prise en compte et nécessitaient un examen complet lors d’un procès. 2 Cela a présenté un défi aux plaideurs lorsque les dommages-intérêts seraient modestes; le temps et les dépenses nécessaires pour passer par l’enquête préalable et le procès étaient souvent disproportionnés par rapport aux dommages-intérêts et aux dépens qui seraient accordés.
La Cour fédérale a adopté des règles pour une procédure de procès sommaire en 2009. Ces nouvelles règles, entre autres, permettaient le contre-interrogatoire des affidavits devant le juge des requêtes. Cela visait à aider la Cour à résoudre les questions de crédibilité, qui sont difficiles à déterminer sur un dossier papier, et à rendre la détermination sommaire des questions plus accessible aux plaideurs.
Bien que le jugement sommaire et le procès sommaire soient assez semblables, il y a des différences. Dans une requête en jugement sommaire, la Cour détermine s’il y a une véritable question en litige à trancher. Dans un procès sommaire, la Cour juge en fait les questions soulevées par les actes de procédure et évalue la preuve contenue dans les affidavits pour déterminer si un jugement peut être rendu sur l’ensemble ou certaines des questions en litige. 3
Depuis l’introduction des règles relatives aux procès sommaires, la Cour a eu recours à cette procédure pour trancher un certain nombre d’affaires de marques de commerce mettant en cause des contrefaçons. 4 En l’espèce, il y avait peu, voire pas du tout, de participation des défendeurs et peu de place pour le débat sur le fait que les produits de la défenderesse étaient contrefaits. La procédure s’est avérée être un moyen efficace de résoudre les cas où il n’y avait pas de véritable moyen de défense contre les allégations d’infraction.
Les procès sommaires ne se sont pas limités aux affaires de contrefaçon relativement simples. La Cour a également réglé sommairement des procédures où il y avait des éléments de preuve contradictoires de la part de parties représentées. 5
La tendance à une utilisation plus active des règles relatives aux procès sommaires s’est poursuivie dans deux décisions récentes. Bien que la preuve dans ces affaires ait été abondante, la Cour a déterminé que le montant d’argent en jeu, le coût d’un procès complet, la complexité des questions en litige et l’étape de l’instance faisaient d’un procès sommaire l’utilisation la plus juste et la plus efficace des ressources judiciaires.
Dans l’affaire MC Imports Ltd c. AFOD Inc6, la demanderesse était propriétaire d’un enregistrement de marque de commerce pour LINGAYEN, enregistré en association avec des produits alimentaires, y compris la sauce de poisson. La demanderesse a importé ces produits des Philippines et les a vendus à diverses épiceries au Canada. La sauce de poisson importée par la demanderesse est généralement connue sous le nom de « bagoong » dans la cuisine philippine. La défenderesse a importé une cargaison de produits bagoong des Philippines. Les étiquettes de ces produits portaient la marque de commerce de la défenderesse et comprenaient également bien en vue l’expression « Lingayen Style ». Le chiffre d’affaires de ces produits était inférieur à 3 500 $.
Les questions dont la Cour était saisie comprenaient la question de savoir si la marque LINGAYEN avait été contrefaite par le défendeur et si la marque LINGAYEN était invalide parce qu’elle décrivant clairement une région géographique. L’enregistrement de la marque a été déclaré invalide (Lingayen est une ville des Philippines et la source des produits); la demande du demandeur a été rejetée.
Dans l’affaire Sadhu Singh Hamdard Trust v Navsun Holdings Ltd7, le demandeur a publié un journal en langue pendjabi en Inde appelé Ajit Daily. Ajit Daily a commencé à publier en 1955 et était bien connu en Inde et auprès des émigrants indiens. Le journal a été livré à l’échelle internationale et disponible en ligne. Seulement sept Canadiens environ ont reçu une copie du document; le nombre de lecteurs en ligne n’était pas en évidence. Le défendeur a publié un journal en langue pendjabi au Canada appelé Ajit Weekly, qui a été distribué gratuitement. Les parties n’étaient pas étrangères aux litiges et avaient été impliquées dans des litiges relatifs aux marques et aux droits d’auteur relatifs à leurs journaux respectifs au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Dans les procédures canadiennes, les questions en litige comprenaient la question de savoir si les consommateurs étaient susceptibles de confondre Ajit Weekly avec Ajit Daily. La demande de commercialisation trompeuse du demandeur exigeait qu’il prouve trois choses: l’achalandage, la fausse déclaration et les dommages. Le demandeur a échoué sur les trois parties du critère. Notamment, en ce qui concerne l’achalandage, la Cour a noté qu’il n’y avait pas de sondage ou de preuve indépendante de bonne réputation pour montrer qu’Ajit Daily avait de l’achalandage commercial au Canada. Il ne fait aucun doute que le fait qu’il n’y avait que sept abonnés canadiens et qu’il n’y avait aucune preuve de lectorat en ligne a contribué à cette constatation. Toutes les demandes du demandeur ont été rejetées.
Jusqu’en 2011, les témoignages d’experts étaient presque attendus dans les litiges sur les marques de commerce au Canada. Cette pratique a été considérablement réduite en 2011 avec la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc.8 Dans cette affaire, le juge Rothstein a déclaré que la preuve d’enquête devrait être utilisée avec prudence et ne pas supplanter le rôle du juge. Depuis lors, les preuves d’enquête ont été essentiellement absentes dans les affaires de contrefaçon. 9
Les données d’enquête sont intrinsèquement coûteuses. Récemment, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada10 ont fortement appuyé une interprétation large des règles sur les décisions sommaires comme moyen efficace et accessible de faire respecter et de défendre les droits, particulièrement à la lumière du fait que la plupart des Canadiens ne peuvent pas se permettre d’intenter des poursuites lorsqu’ils ont tort ou de se défendre lorsqu’ils sont poursuivis. Il reste à voir si les observations de la Cour dans l’affaire Ajit Daily sur l’utilisation de la preuve d’enquête seront appliquées étroitement aux situations où la preuve du demandeur fait défaut, ou si la preuve d’enquête sera à nouveau considérée comme un coût courant des litiges en matière de marques de commerce. Dans ce dernier cas, il sera difficile d’équilibrer le coût de cette preuve avec le principe général selon lequel les règles de la décision sommaire devraient être appliquées de façon générale pour fournir un mécanisme qui est un moyen moins coûteux d’obtenir un résultat juste plutôt que de passer par un procès.
Les règles de disposition sommaire et leur application ont évolué, passant d’outils très restreints utilisés pour éliminer les réclamations ou les défenses clairement non fondées à un modèle alternatif pour statuer et résoudre les litiges juridiques, y compris les procédures de contrefaçon de marque et de validité. Bien que la nécessité d’une preuve d’expertise continue d’être un problème, ces décisions poursuivent la tendance à l’augmentation de l’accès à la Cour fédérale pour les litiges de marques de commerce.