L’Internet Committee for Assigned Names and Numbers (ICANN), une organisation à but non lucratif qui supervise l’utilisation des domaines Internet, a récemment mis en œuvre un nouveau programme générique de domaine de premier niveau (gTLD) dans le but d’accroître la concurrence dans l’espace des noms de domaine. Étant donné que ce programme peut également augmenter les incidents de cybersquattage, ou la tentation de détourner la marque d’un propriétaire de marque légitime, l’ICANN a intégré dans son nouveau programme gTLD plusieurs mécanismes améliorés de droits de marque, y compris un Centre d’échange de marques.

Qu’est-ce que le Centre d’information sur les marques de commerce?

Le Centre d’échange de marques de commerce est un référentiel mondial de données sur les marques de commerce.  Les fournisseurs du Centre d’échange de marques de commerce vérifieront les données sur les marques de commerce de plusieurs régions du monde et maintiendront une base de données avec les enregistrements de marques vérifiés.  Les propriétaires de marques de commerce peuvent soumettre au Centre national ou régional des marques nominatives enregistrées à l’échelle nationale ou régionale, des marques nominatives de common law validées par les tribunaux ou d’autres marques de common law, et des marques de mots protégées par une loi ou un traité (par exemple, les noms de la Croix-Rouge et des Nations Unies).  D’autres marques qui constituent de la propriété intellectuelle peuvent être enregistrées dans la Chambre de compensation par arrangement avec un registre, mais il est peu probable que ce scénario se produise fréquemment.

Une fois les droits de marque validés par le Centre national d’échange, le propriétaire peut accéder aux divers mécanismes de protection disponibles pour les nouveaux gTLD.  Il convient de noter que les mécanismes de protection accordés aux enregistrements de marques ne s’étendent pas aux demandes d’enregistrement, aux marques en opposition ou aux marques enregistrées qui ont fait l’objet d’une procédure d’annulation ou d’invalidation réussie.

Bien que les propriétaires de marques puissent considérer le Centre national de compensation comme un outil efficace pour protéger leurs droits dans l’espace gTLD en pleine expansion, les avantages et les coûts devraient être évalués afin de prendre une décision éclairée quant à l’enregistrement de leurs marques auprès du Centre national d’échange.

Quels sont les avantages?

1. Sunrise Periods: Les périodes sunrise permettent aux propriétaires de marques de commerce d’enregistrer à l’avance des noms de domaine correspondant à leurs marques avant que les noms ne soient généralement disponibles au public. Les nouveaux registres de gTLD sont nécessaires pour offrir une période de lever du soleil d’au moins 30 jours.  Pour être admissible, le propriétaire d’une marque de commerce doit soumettre une déclaration indiquant que la marque de commerce est en usage et un spécimen d’utilisation, comme une image montrant la marque de commerce affichée sur un produit ou un emballage du produit, ou un exemple de la marque affichée sur un site Web, dans une publicité ou dans d’autres documents promotionnels.  Pendant la période Sunrise, un avis sera envoyé au propriétaire de la marque si une autre partie demande un nom de domaine qui correspond identique à la marque enregistrée dans le Centre national d’échange. Cependant, les propriétaires de marques de commerce doivent noter que lorsque le Centre national vérifie et conserve les renseignements provenant de nombreuses juridictions, plusieurs parties différentes peuvent avoir des droits légitimes sur la même marque de commerce.  Par conséquent, si plusieurs propriétaires de marques déposent pour le même nom de domaine pendant la période Sunrise, l’attribution des noms de domaine dans un gTLD particulier se fera conformément aux stratégies de registre pour ce gTLD.
2. La période des revendications de marque : La période des revendications de marque de commerce suit la période de lever du soleil et s’étend sur au moins les 90 premiers jours après le lancement général du gTLD.  Au cours de la période des revendications de marque, les demandeurs de noms de domaine recevront une notification si leur nom de domaine demandé correspond identique à une marque de commerce enregistrée dans le Centre national d’échange.  Si la partie notifiée va de l’avant et enregistre le nom de domaine, le Centre d’échange de marques de commerce enverra un avis aux titulaires de marques de commerce avec des enregistrements correspondants dans le Centre national, les informant qu’une partie a enregistré le nom de domaine.
3. Service uniforme de suspension rapide: L’ICANN prévoit de mettre en œuvre un mécanisme de protection des droits pour les titulaires de droits de marque qui connaissent les cas de violation les plus clairs.  Il n’est pas nécessaire qu’une marque de commerce soit enregistrée dans le Centre national d’échange pour être protégée en vertu du Service uniforme de suspension rapide, mais la marque doit être admissible à l’inclusion dans le Centre national d’échange et il doit y avoir une preuve d’emploi de la marque.  Un mécanisme de plainte sera également mis à la disposition des propriétaires de marques afin de signaler les registres de gTLD qui permettent systématiquement à des tiers d’enregistrer des noms de domaine de deuxième niveau contrefaits.

Quels sont les coûts?

Les frais facturés par le Centre d’échange varient en fonction des années pendant les années où l’enregistrement de la marque de commerce est demandé au Centre national d’information et selon qu’un agent de marques de commerce s’occupe ou non de l’enregistrement.

Si un propriétaire de marque demande l’enregistrement directement auprès de la Chambre de compensation, une période d’un an coûte 150,00 USD par marque, une période de trois ans coûte 435,00 USD par marque et une période de cinq ans coûte 725,00 USD par marque.

Si un agent de marques de commerce s’occupe de l’enregistrement de la marque de commerce, les frais varient en fonction du nombre de points de statut qui lui ont été accordés par le Centre national d’information.  Les points d’état sont accumulés en fonction du nombre d’inscriptions que l’agent a enregistrées auprès du Centre national d’information. Étant donné qu’un agent est tenu de soumettre un dépôt de pré-paiement minimum de 15 000,00 USD, certains agents peuvent refuser ce type de dépôt.   Au début, avec des points de statut minimum, les frais de dépôt pour les agents sont: 145,00 USD par marque pour un enregistrement d’un an, 435,00 USD par marque pour un enregistrement de trois ans et 725,00 USD par marque pour un enregistrement de cinq ans.  Des frais de service supplémentaires peuvent également être facturés pour s’occuper de l’enregistrement.

Devrais-je enregistrer mes marques de commerce auprès du Centre national d’information?

Il y a des avantages évidents pour un propriétaire de marque de commerce qui enregistre ses marques de commerce auprès du Centre d’échange de marques de commerce.  Le Centre national d’information accepte et valide les renseignements sur la propriété des marques de commerce et fournit les services Sunrise et les revendications de marques de commerce.

Pour les propriétaires de marques de commerce qui souhaitent acquérir l’enregistrement d’un nouveau domaine gTLD identique à leur marque déposée, l’enregistrement de la marque auprès du Centre national est logique.  Le propriétaire de la marque peut sécuriser le domaine gTLD pendant la période Sunrise, avant que le domaine ne devienne disponible pour d’autres.  La période de réclamation peut également s’avérer utile pour un propriétaire de marque comme moyen de dissuasion pour les tiers qui souhaitent, pour des raisons douteuses, enregistrer un domaine gTLD identique à leur marque et en tant que service de notification d’enregistrement de domaine limité dans le temps.

Cependant, il peut être plus rentable pour un titulaire de marque d’utiliser des méthodes plus traditionnelles de contrôle de ses droits, telles que les services de surveillance des marques et des noms de domaine en cours, les procédures d’atteinte et les procédures établies de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, telles que le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP).  Plus important encore, le propriétaire d’une marque de commerce doit s’assurer que sa marque de commerce est enregistrée dans toutes les juridictions dans lesquelles elle est utilisée, car l’enregistrement en plus de l’utilisation renforce les recours juridiques dont dispose un propriétaire pour faire respecter ses droits.

Pour plus d’informations sur le Centre d’échange de marques de commerce et la protection des marques de commerce, n’hésitez pas à contacter l’un de nos professionnels des marques de commerce.